摘要

由於電腦軟體相關發明的特性，功能性描述經常出現在申請專利之請求標的描述裡，而如此特性之發明，其是否為可專利標的及說明書是否充分揭露之判斷經常是專利審查上要面臨的問題。由美國可專利標的之相關判決發展來看，可專利標的之判斷是專利要件判斷前的門檻測試，一般採比較寬鬆的認定，期望以後續較嚴格之明確性及新穎性、進步性的判斷，來把關專利之准駁。最常用之測試法為機器測試法及轉換測試法，另以標的是否為抽象化概念來判斷標的是否適格。我國電腦軟體相關發明之標的適格性判斷，係以專利法第21 條為準則，著重在技術性之判斷，依電腦軟體相關發明基準規範及實務上操作，與美國之可專利標的之判斷雖論理方式不同，但實務面之寬鬆態度仍有相似之處。惟最近一較新案例（2012，Mayo v. Prometheus Lab.案）顯示，美國最高法院將新穎的發明概念加入判斷專利標的之測試中，是否會影響軟體相關發明專利重返較嚴格的審核政策有待進一步觀察。另一方面，由100 年度行專訴字第107 號之智慧財產法院行政判決中，法院對於電腦軟體相關發明，說明書對於技術特徵所應揭露之程度，主要以我國電腦軟體相關發明基準為依據，認為若請求項中以手段功能用語或步驟功能用語記載者，說明書中應明確且充分揭露達成該功能之結構、材料或動作，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解解決問題之技術手段並可據以實施；另參酌美國35 U.S.C. 112 補充審查指南，認為軟體發明不能僅描述功能，而必須提供完成軟體功能之手段細節，即必須明確揭露用來執行所請功能的演算法，且若為手段功能用語請求項，說明書必須揭露一演算法以執行申請專利範圍界定之功能，且若揭露之演算法僅完成一部分功能時，視為未揭露演算法。由此可知，電腦軟體相關發明是否明確且充分揭露，建議申請人應於說明書中明確揭露能完整描述該軟體功能之演算法。其次，以歐洲專利局之案例法來看，充分揭露之要件應至少揭露一實施方式，且該實施方式能完成請求項之整體範圍，與美國認為需揭露完成全部功能之演算法類似，其係以欲解決的技術問題是否可經由該發明而獲得解決的觀點來考量，若未揭露之技術並非可由說明書中教示而可得之固有性質，而無法解決技術問題，則未明確且充分揭露。

• 相關連結: https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-10857-b22b90567ff44e74ae2bbcb7e33e30c0.html
• 智慧財產局刊登日期: 2013/04
• 本網站刊登日期: 8/2/2013