摘要
本文說明美國判決中對於化學發明之非顯而易知性的判斷原則的歷史演進，以及KSR 案的判決結果如何影響日後化學發明非顯而易知性之判斷。我國專利審查基準中，與化學發明特別相關者為第二篇發明專利實體審查第十章醫藥相關發明。本文藉由比較美國與我國對於化學發明之非顯而易知性（進步性）的判斷原則，對我國醫藥審查基準中有關化合物之進步性的判斷原則提出一些粗淺的建議。

壹、前言
於 2007 年4 月30 日，美國最高法院判決確定KSR 案，認為CAFC所採用的TSM 測試法過於僵化且與先例不一致。KSR 案之所以重要是因為其為自從1952 年美國修訂專利法第103 條，將非顯而易知性納入專利要件以來，除了1966 年的Graham 案外，最高法院對於非顯而易知性的認定標準表示意見。最高法院所審理的這兩個案件，其涉及的技術都與機械結構相關，而無關乎化學發明。
機械發明與化學發明分屬不同領域，且本質上多所不同。例如，機械發明人創作之順序係「先性質，後結構」，化學發明人對此則是「先（化學）結構，後性質」1、化學反應具有較高的不可預測性、化學家無法直接根據化合物的結構式或名稱得知其性質2。因此，有USPTO 專門審查有機化學專利申請案的審查官提議，化學發明應不適用美國專利法第103 條之規定。
而且，最高法院所處理的顯而易知的問題，大都屬於習知元件的組合，與化學發明中常見新結構化合物是否為顯而易知的問題，在屬性上也有很大的差別4。因為化合物是由化學基團所構成，但是每個基團的作用會隨所處化合物結構位置不同而改變，即便是化學家也很難從合物結構得知其具有的性質，化學基團之組合、置換與轉用，常常造成不可預期之結果，若將化學基團比擬為元件，去適用相關的非顯而易知性檢驗法基本上是不可行的。
由上述可知，最高法院這兩個判決，就技術領域與顯而易知問題的屬性而言，都與化學發明不太相關。KSR 案的判決結果是否會影響日後化學發明非顯而易知性之判斷？如會影響，將如何影響？
本文說明美國判決中對於化學發明之非顯而易知性的判斷原則的歷史演進，以及KSR 案的判決結果如何影響日後化學發明非顯而易知性之判斷。我國專利審查基準中，與化學發明特別相關者為第二篇發明專利實體審查第十章醫藥相關發明。本文藉由比較美國與我國對於化學發明之非顯而易知性（進步性）的判斷原則，對我國醫藥審查基準中有關化合物之進步性的判斷原則提出一些粗淺的建議。

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• 智慧財產局刊登日期: 2011/9
• 本網站刊登日期: 2/7/2012