壹、前言
美國專利侵權訴訟中，申請專利範圍的解釋是原、被告雙方最先進行攻防的項目，也是最重要的項目，因為申請專利範圍的解釋結果將同時影響到專利有效性之判斷，以及後續專利文義侵害與均等侵害的認定。對於申請專利範圍解釋，美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）多次表示不論是處理專利權有效性或處理專利侵權判定，對於同一申請專利範圍應作相同的解釋（claims must be interpreted and given the same meaning for purposes of both validity and infringement analyses.）1，亦即申請專利範圍的解釋一致性，已經是申請專利範圍解釋的基本原則。
不過，在2009 年5 月的Abbott Labs v. Sandoz 案2的全院聯席判決中，多數意見並未遵從這個原則，而認為對於製造方法界定物請求項，「在判斷侵權時，製造方法界定產物請求項的製造方法必須被視為限制條件」3，造成製造方法界定產物請求項的申請專利範圍解釋，在專利訴訟階段的專利有效性與專利侵權分析產生不一致。之後，在2009 年9 月的Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd.案4中，合議庭充分了解到Abbott 案中CAFC已經全院聯席（en banc）對製造方法界定物請求項的申請專利範圍解釋，在有效性與侵權認定作出統一決定，判決應受支配，因此，在Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd.案中對於如何運作製造方法界定物請求項不一致的申請專利範圍解釋作出了實際示範，並認為「申請專利範圍解釋在專利訴訟階段的專利有效性與專利侵權分析不一致，影響是重大的」5。
本文首先將簡要說明美國在製造方法界定物請求項的申請專利範圍解釋的歷史經過，然後介紹Abbott Labs v. Sandoz 案的全院聯席（en banc）判決內容，接著以Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd.案說明CAFC如何運作製造方法界定物請求項不一致的申請專利範圍解釋，最後，有鑒於製造方法界定物請求項的申請專利範圍解釋的不一致，導致對申請人的不利條件，對於未來使用製造方法界定物的申請專利範圍撰寫方式提出因應建議。

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• 智慧財產局刊登日期: 2011.04
• 本網站刊登日期: 9/7/2011