摘要
1871 年，在Gorham 的先導判例中，美國最高法院創設「一般觀察者」檢測，給予設計專利權人一個較寬廣且合理的「實質相同」保護範圍，1984年，美國聯邦巡迴上訴法院在Litton 案例建立了「Point of Novelty」的新穎特徵檢測，多年來，這兩個檢測已成為美國設計專利侵害訴訟中應用的兩個獨立檢測。設計專利的價值在於整體設計所創造的視覺效果，因此，在設計專利的侵害認定中，被告設計與設計專利是否構成實質上相同，應該是觀察兩個設計所產生的視覺效果是否相同，然而，獨立的新穎特徵檢測過於注重局部或個別的新穎設計特徵，違背設計專利「整體觀察」的判斷原則。
2008 年9 月22 日，美國聯邦巡迴上訴法院全院聯席審理Egyptian 案件，廢止該院先前所建立兩段式設計專利侵害檢測，廢棄新穎特徵檢測，採用法庭之友提出的三方比對一般觀察者檢測作為設計專利侵害的唯一檢測，這個決定對於設計專利的侵害認定發生重大的影響。本文藉由設計專利侵害訴訟的歷史案例解析一般觀察者檢測的沿革與發展，探討新穎特徵檢測所遭遇的問題，解析上訴法院在Egyptian 案件確認的唯一檢測與設計專利權利範圍的解讀，進一步分析修正後一般觀察者檢測的性質以及觀察法院應用該檢測的情形。
壹、前言
1871 年，在Gorham 先導判例，美國聯邦最高法院（The Supreme Court，以下簡稱最高法院）創設一般觀察者（ordinary observer test）檢測，給予設計專利權人一個較寬廣且合理的「實質相同」保護範圍，使之足以對抗仿冒設計的侵權者。1984 年，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）在Litton 案例中建立「Point of Novelty」的新穎特徵檢測，確立「被告設計必須已竊用了設計專利之新穎特徵才可能構成侵害成立」的原則。多年來，一般觀察者檢測及新穎特徵檢測已成為設計專利侵害認定的兩個獨立檢測標準。
設計專利保護的範圍是整體外觀設計，尤其是整體設計所創造的視覺效果。在設計專利的侵害認定中，被告設計與設計專利是否構成實質上相同，應經由觀察者的眼睛作整體觀察，比對兩個設計所產生的視覺效果是否相同，然而，2006 年，CAFC 在Lawman 案件中的侵害認定中，過於注重設計專利的局部或個別的新穎設計特徵，漠視Gorham 的整體觀察原則。2008 年9 月22 日，CAFC 全院聯席（en banc）審理Egyptian 案件1，13 位法官無異議通過廢除該院在先前Litton 案例建立的設計專利侵害判斷的兩段式檢測，廢棄新穎特徵檢測，採用法庭之友（amici curiae）2提出的三方視覺比對（3-way visual Comparison）的一般觀察者檢測作為設計專利侵害的唯一檢測。同時，CAFC 認為專利權人必須負擔侵權事實的舉證責任，如果被告選擇以先前技藝作為不構成侵權之抗辯時，那麼提供先前技藝的責任則歸屬於被告。這個決定對於設計專利的侵害認定發生重大的影響。
Gorham 案例至今已超過130 年，仍是美國設計專利侵害訴訟案最具影響力的前導判例，Gorham 創設以購買者觀點為基準的一般觀察者檢測不僅是美國設計專利侵害事實認定的主要檢測，也是台灣、日本、中國及歐盟在設計專利侵害訴訟中事實認定的主要檢測。本文將分為七個章節加以研究探討，第二章節是介紹Gorham 的一般觀察者檢測、整體觀察原則與一般觀察者的資格，第三章節介紹Litton 案例與Lawman 案件以及分析獨立新穎特徵檢測的問題，第四章節解析Egyptian 案例的爭點與三方比對的一般觀察者檢測，第五章節解析設計專利的權利範圍解讀與新穎特徵的認定的問題，第六章節介紹三方視覺比對的一般觀察者檢測的歷史檔案，以及Egyptian 案例之後一般觀察者檢測的發展，最後討論新的一般觀察者檢測（new ordinary observer test）的性質與對設計專利侵害認定的影響。本文藉由美國設計專利侵害訴訟相關案例解析一般觀察者檢測的沿革與發展，探討新穎特徵檢測所遭遇的問題，說明近年來設計專利侵害檢測的性質以及在美國法院的應用情形，希望提供給國內廠商與專利
業界作為參考。

• 相關連結: https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-5605-3f92cfd2cacc46f9afb141dcdd34744f.html
• 智慧財產局刊登日期: 2012/1
• 本網站刊登日期: 4/17/2012