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論當專利說明書限縮請求項範圍時的雙面意義——以2010 年CAFC 的Vizio, Inc. v. ITC 案為中心

論當專利說明書限縮請求項範圍時的雙面意義——以2010 年CAFC 的Vizio, Inc. v. ITC 案為中心

摘要
在Vizio, Inc. v. ITC 案中,CAFC 從說明書中得出限制請求項範圍的結果。但這樣的限制是專利權人所期望的,反而是專利侵權人希望CAFC 做擴大範圍的解釋。由於可專利性爭點的壓力,專利權人必須要限縮請求項。雖然那樣的限縮不是原本專利寫作的意圖,但該解釋方式卻救了系爭專利免於因為引證文獻而變成不具新穎性。說明書對於請求項的限縮有其雙面性。雖一方面是縮小了請求項的範圍,但另一方面卻讓專利的有效性繼續維持。亦即,儘管請求項因說明書內的陳述而縮小了當初專利權人所預期的範圍,該限縮並非全然對專利權人是不利的。
關鍵字:美國專利法、專利侵權、請求項解釋、新穎性
壹、前言
專利制度是一種鼓勵發明人公開其發明創作的制度1。在發明人以其發明向智慧財產局(以下稱「智慧局」)提出專利申請案,而經過智慧局審查其發明是符合可專利性的各項標準後,發明人即可獲得專利權2。專利權是一種排他權,以排除他人製造、販賣或為販賣之要約、使用、或進口其發明3。然而專利權的界定是以專利公告內的請求項為準。請求項所涵蓋的發明,才是專利權人可以限制他人侵權行為的標的4。
因為請求項是一組文字,且通常其使用較抽象的文字,故在判斷是否有專利侵權的事實時,我們必須要重新解釋請求項,以利於法院判斷涉訟侵權物是否落入請求項的保護範圍內。從專利權人角度,請求項解釋的方向會期望越廣越好。但從被告角度,則是希望請求項範圍越縮越小。
專利說明書通常是解釋請求項的工具。說明書一方面解釋了發明內容,另一方面也把發明的保護範圍侷限在特定技術或材料。專利權人通常不希望法院以說明書所揭露的內容做為請求項範圍的限制性因素。然而,請求項範圍的限縮有時也會救了專利。因為請求項範圍越大越容易和習知技術重複或相似,而被告即越容易成功地提出專利無效的抗辯。因此,如果請求項範圍越被限縮,則其可以避開越多的先前技術文獻,進而維持其可專利性。
本文以2010 年5 月26 日美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,以下稱「CAFC」)的Vizio, Inc. v. ITC 案5為例,來說明當專利說明書限縮請求項範圍時的雙面意義,亦即一方面雖限制的請求項範圍,另一方面卻讓專利權維持有效性。本案值得注意的是專利侵權人包括兩個台灣籍公司,一是捷聯電子股份有限公司(Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.)6,和瑞軒科技股份有限公司(AmTRAN Technology Co., Ltd.)7。而主要原告Vizio 公司是瑞軒科技公司在美國投資的公司,其主要在北美洲推銷瑞軒科技公司的VIZIO 品牌的電視8。
以下,本文分為三部分來闡述。首先,本文簡介Vizio, Inc. v. ITC 案的背景,包括系爭技術、本案的ITC(International Trade Commission)程序、和本案的CAFC 上訴階段。第二,本文討論本案的三個請求項解釋爭點,其除了包括請求項解釋的法理外,亦針對各爭點所涉及的請求項解釋方法做解說。最後,本文提出從本案所衍生出的、關於專利訴訟的策略性思維以及關於專利說明書寫作的建議。